El juez magistrado Figueredo “brilla una luz” sobre los estándares de descubrimiento para posibles alternativas no infractoras

El 22 de agosto de 2022, la jueza magistrada Valerie Figueredo (S.D.N.Y) otorgó una moción del fabricante de rastreadores solares FCX Solar, LLC ("FCX") para obligar a presentar documentos relacionados con el desarrollo del Demandado FTC Solar, Inc ("FTC") de un producto de seguimiento solar de "próxima generación". Ver FCX Solar LLC v. FTC Solar Inc., No. 1:21-CV-03556, 2022 BL 293064 (S.D.N.Y. 22 de agosto de 2022). Amortiguador solar, batería de litio, actuador de seguimiento solar, controlador de seguimiento solar, reductor de engranaje helicoidal serie NMRV, motor de engranaje planetario, bomba solar

Los sistemas de "seguidores solares" rotan los paneles solares para rastrear el sol y generar electricidad de manera más eficiente. FTC fabrica dos tipos de sistemas de seguimiento solar que, según FCX, infringen su patente '782. FCX buscó el descubrimiento del diseño, desarrollo, fabricación y producción de esos sistemas, así como un sistema de "próxima generación" creado por la FTC pero no acusado de infracción. La FTC se negó a proporcionar información sobre el diseño de próxima generación, alegando que tal descubrimiento no es relevante para las afirmaciones de FCX. Amortiguador solar, batería de litio, actuador de seguimiento solar, controlador de seguimiento solar, reductor de engranaje helicoidal serie NMRV, motor de engranaje planetario, bomba solar

FCX se movió para obligar a la producción de documentos relacionados con el diseño de próxima generación de FTC. Argumentó que los documentos eran relevantes por tres razones: (1) informaron el análisis de daños de FCX, particularmente su análisis sobre la disponibilidad de alternativas no infractoras; (2) eran relevantes para el reclamo de infracción deliberada de FCX porque podían demostrar que el diseño de próxima generación de FTC específicamente "diseñado en torno a" la patente de FCX; y (3) eran relevantes para la defensa afirmativa de no obviedad de FCX. Amortiguador solar, batería de litio, actuador de seguimiento solar, controlador de seguimiento solar, reductor de engranaje helicoidal serie NMRV, motor de engranaje planetario, bomba solar

El juez magistrado Figueredo estuvo de acuerdo con los tres argumentos de FCX y encontró que FCX "ha hecho una demostración particularizada que establece por qué la información que busca es relevante para su caso, y el demandado no ha argumentado que el descubrimiento buscado es acumulativo o oneroso". Op. en 3. El juez Figueredo primero encontró que los documentos relacionados con el diseño de próxima generación eran relevantes para el análisis de daños de FCX, porque la existencia de un producto alternativo que no infrinja podría afectar la regalía razonable otorgada a FCX en una negociación hipotética. Op. a las 4-7. Rechazó el argumento de la FTC de que la existencia de una alternativa que no infrinja solo podría ayudar a la defensa de la FTC y no tenía relevancia para los reclamos de FCX, y concluyó que “si evitar la infracción fuera desafiante o costoso. . . eso mismo podría justificar una mayor regalía razonable”. Op. en 5. El juez Figueredo tampoco fue persuadido por los casos que afirman que los productos no acusados ​​​​deben ser "razonablemente similares" a los productos acusados ​​​​para justificar el descubrimiento. Descubrió que, en esos casos, se buscó el descubrimiento de productos no acusados ​​para investigar si el producto no acusado de hecho estaba infringiendo, no, como aquí, para informar el análisis de daños del demandante. Op. a las 6.

El juez Figueredo también estuvo de acuerdo con FCX ​​en que los documentos que se buscan son relevantes para el reclamo de infracción dolosa de FCX, porque una carta del abogado general de la FTC indicó que el sistema de próxima generación "no infringe" la patente de FCX porque no "incluye un pistón amortiguador que tenga puertos de diferentes tamaños.” Op. en 8. Finalmente, el juez Figueredo encontró que los documentos de diseño de próxima generación eran relevantes para las consideraciones secundarias de no obviedad, a pesar de que el diseño se desarrolló después de que se presentó la solicitud de FCX para la Patente '782. Véase Op. en 9. Amortiguador solar, batería de litio, actuador de seguimiento solar, controlador de seguimiento solar, reductor de tornillo sin fin serie NMRV, motor de engranaje planetario, bomba solar